due dillegence

Bedrijfsovername in India: lessen van KROV

 

Een bedrijf overnemen in India is niet zonder risico's, merkte Johan de Boer, directeur van KROV. De Varsseveldse producent van trein-, kantoor en winkelinrichtingen besloot de overname van een productiepartner in de Indiase stad Bangalore te staken na een uitvoerige due diligence.

India onderneming KROV

Indiase fabriek
"Aan de producten die het Indiase bedrijf maakt, ligt het niet," blikt De Boer terug. "De kwaliteit is in orde. Wij bieden hun producten aan in Europa en ze verkopen zelf direct aan klanten in Amerika." Nadat de eigenaar had aangegeven het bedrijf te willen verkopen, bezocht De Boer de fabriek in augustus voor een eerste grondige inspectie. Vervolgens startte het due diligence proces, uitgevoerd door een Indiase accountant en een lokale jurist. In december leverden zij hun rapport op met het advies: niet doen.

Gevangenisstraf
Zowel op financieel als op juridisch vlak bleek de producent zijn zaken niet op orde te hebben. Die cijfers sloten niet aan bij de rapportage. Dat was volgens De Boer nog overkomelijk, maar de bevindingen van de jurist waren minder onschuldig. Zo bleek het bedrijf verkeerd geregistreerd te staan, kwamen er onregelmatigheden rondom personeelscontracten boven tafel en bleek de administratie en afdracht van sociale lasten niet in orde. "Daarop staan niet alleen forse boetes, als eigenaar kan je daarvoor zelfs de gevangenis in draaien."

Directeur KROV Johan de Boer

Directeur KROV Johan de Boer

Aansprakelijk
Voor De Boer bevestigt deze ervaring nog maar eens het belang van het aantrekken van goede lokale adviseurs in India. "Als we dit traject zelfstandig hadden uitgevoerd, hadden we dit wellicht niet boven tafel gekregen. Dan ben je plots aansprakelijk voor een bedrijf waarin de zaken niet goed geregeld zijn. Achteraf kan je dat niet herstellen. De consequenties, financieel of erger, zijn dan voor jou." De huidige eigenaar was op zijn zachtst gezegd niet blij dat De Boer af zag van de deal. "Hij probeerde de onregelmatigheden nog af te zwakken, maar ik heb niet voor niets adviseurs ingeschakeld. Het zou stom zijn om tegen hun advies in te gaan."

Liquidatie
Toch blijft De Boer geïnteresseerd in de Indiase producent. "Ik weet dat deze fabriek in India kwaliteit levert en de relatief lage productiekosten zijn natuurlijk aantrekkelijk. Daarom hebben we nu een alternatieve route besproken. Wanneer de Indiase eigenaar het bedrijf liquideert, dan willen wij daarna graag het fabriekspand, het machinepark en een deel van de medewerkers overnemen. Daarmee zijn de juridische risico's voor ons weggenomen. De huidige eigenaar heeft daar wel oren naar. We hebben afgesproken daar komend jaar verder over te praten."

Hogesnelheidstreinen
De Boer heeft nog een andere reden om in India te willen produceren. "KROV heeft wereldwijd een goede reputatie als toeleverancier van treininrichtingen, zoals tafels, stoelen en rugleuningen. India heeft de ambitie om een landelijk netwerk van hogesnelheidstreinen aan te leggen en wij zijn daar via hoofdproducent Kawasaki al over in gesprek. Onze positie is sterker wanneer we een productiefaciliteit in India hebben, want de Indiase overheid wil graag zoveel mogelijk werk in India creëeren. Een Indiase fabriek zou dus ook interessant zijn met het oog op de verkoop daar

 

Due diligence uitvoeren in India

 

Voordat u met een Indiase zakenpartner in zee gaat is het cruciaal om de achtergrond van deze Indiase partij uitvoerig te screenen. Onze juridisch expert Monika Gogna bespreekt hoe u due diligence van een Indiaas bedrijf (PvtLtd) kunt uitvoeren.

Due diligence India

Due diligence in India
Due diligence wordt doorgaans uitgevoerd voorafgaand aan de aankoop van een bedrijf of investering in een bedrijf door de overnemende partij of belegger. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper van het bedrijf of de aandeelhouder om de documenten en informatie te verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van een due diligence. In India is dat niet anders. Een due diligence helpt bij het nemen van de juiste beslissing en het beperken van de risico's die aan de zakelijke transactie verbonden zijn. Beide partijen sluiten meestal een geheimhoudingsovereenkomst af voordat een bedrijfsonderzoek wordt gestart, omdat tijdens het due diligence-proces gevoelige financiële, operationele, wettelijke en regelgevende informatie wordt onthuld. Doorgaans zijn onderstaande documenten vereist voor het uitvoeren van een due diligence bij een Pvt. Ltd. Al deze documenten moeten grondig worden beoordeeld door een deskundige in India om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

  • Memorandum of Association 
  • Articles of Association
  • Certificate of Incorporation
  • Shareholding Pattern
  • Financial Statements
  • Income Tax Returns
  • Bank Statements
  • Tax Registration Certificates
  • Tax Payment Receipts
  • Statutory Registers
  • Property Documents
  • Intellectual Property Registration or Application Documents
  • Utility Bills
  • Employee Records
  • Operational Records

Natrekken van MCA-documenten
Een groot deel van de due diligence van een bedrijf kan worden uitgevoerd met behulp van het Ministerie van Corporate Affairs (MCA). Het MCA reguleert de zakelijke aangelegenheden in India via de Companies Act, 1956, 2013 en andere aanverwante wetten en regels. Alle bedrijven in India moeten hun financiën en gegevens van aandeelhouders indienen bij het MCA. Deze stamgegevens (master data) van ieder bedrijf zijn dan ook te raadplegen via de website het MCA.  Deze documenten zijn ingediend door de geregistreerde bedrijven, als een wettelijke plicht en goedgekeurd door de Registrar of Companies (ROC). Tegen betaling worden alle documenten die bij de ROC zijn ingediend ter beschikking gesteld. De door het MCA verstrekte informatie is gedurende één dag beschikbaar en wordt verstrekt op grond van de Right to Information Act. De informatie verzameldin deze stap omvat o.a. het volgende:

1. Financiële overzichten;
2. Jaarlijkse verslagen;
3. Juridische procedures tegen de directeur of het bedrijf;
4.  Retentierecht op het vermogen;
5.  Een eventueel probleem met de niet-naleving wet/regelgeving.

Het gaat hier voornamelijk om documenten die na 16 september 2006 zijn ingediend. Vóór deze datum werden documenten in de fysieke vorm bij de ROC ingediend. Deze documenten werden bewaard in de respectieve ROC en zijn niet online toegankelijk. Om deze documenten te inspecteren, moet men de betreffende ROC bezoeken.

Reputatie
Naast juridische informatie is het verstandig om de reputatie van de onderneming in de markt te onderzoeken. Hoe staat het bedrijf in zijn algemeenheid bekend bij klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders? Heeft het bedrijf een goede en betrouwbare naam in de markt? Heeft het bedrijf een goede betalingsreputatie? Is het bedrijf eerder andere strategische samenwerkingen aangegaan en hoe is dat verlopen? Behalve de eigen website van Indiase bedrijven (meestal Engelstalig), kan de beroepsfederatie van de sector waarin het bedrijf actief is daarvoor een interessante bron van informatie vormen. Daarnaast zijn er in India ook een aantal belangrijke nationale bedrijfsorganisaties, die vaak ook regionale branches hebben. De voornaamste zijn:

Ten slotte kunt u op de website van het Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) de kredietgeschiedenis van een persoon, bedrijf of samenwerkingsverband bekijken. Er kunnen eventuele geschillen/zaken die tegen de onderneming aanhangig zijn gemaakt worden gecontroleerd en ook of ze in het verleden ooit tot een opzettelijke wanbetaler zijn verklaard.

Wilt u tijd en geld besparen? Laat dan uw due diligence uitvoeren door onze ervaren experts. Neem contact op met IndiaConnected.

 

Intellectueel eigendom in India: een handleiding

Hoe kan uw onderneming zijn intellectuele-eigendomsrechten (IER) beschermen in India? Welke strategie kunt u hanteren om uw octrooien, handelsmerken, auteursrechten en ontwerpen te beschermen en wat kunt u er tegen doen wanneer uw rechten geschonden worden?

1. Bescherming intellectuele-eigendomsrechten (IER) in India
Welke vorm van bescherming het meest in aanmerking komt, hangt af van het te beschermen subject. IER in India zijn vastgelegd in o.a. Trademarks Act 1999, Copyright Act 1957, The Patents Act 1970, The Designs Act, The Geographical Indications Act 1999, The Customs Act, 1962 etc. Deze wetten bieden een stelsel van rechtsmiddelen voor de handhaving van de IER.

Commerciële bedrijfsstrategieën zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, productiemethoden of elke vorm van informatie die vertrouwelijk wordt gehouden om een voordeel te behouden ten opzichte van de concurrentie vallen onder trade secrets [handelsgeheimen]. Op dit moment heeft India geen wettelijke of juridische basis uitsluitend voor de bescherming van handelsgeheimen. Deze worden momenteel beschermd o.b.v. precedent. De bescherming hangt grotendeels af van wat partijen hierover met elkaar hebben afgesproken, bijvoorbeeld in een non-disclosure agreement (NDA).

2. Non-disclosure agreement (NDA)
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Alle vertrouwelijke informatie die niet kan worden beschermd als octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ontwerp, moet daarom beschermd worden in een NDA. In een NDA kan vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld met een ander bedrijf (of persoon). De informatie kan bijvoorbeeld commercieel waardevol zijn, zoals informatie die men uitwisselt in het kader van onderhandelingen over de aankoop van een ander bedrijf of over een patent of een nieuwe uitvinding. Als men verwacht vertrouwelijke informatie te delen om zaken te doen of samen te werken, zorg je er met een geheimhoudingsverklaring voor dat deze informatie niet bekendgemaakt mag worden aan buitenstaanders.

De bedoeling is om de vertrouwelijkheid van gedeelde informatie te benadrukken en duidelijke regels te stellen over de geheimhouding van de betreffende informatie. Zo kan schade en procedures worden voorkomen. Een NDA kan ook afspraken bevatten over het gebruik van een Background IP. Dit is het intellectueel eigendom dat een bedrijf al heeft voordat het met een partij in India gaat samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld een tekening, een octrooi of een bedrijfsgeheim zijn. Bij een samenwerking gaat het bedrijf samen nieuw intellectueel eigendom (IE) ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om afspraken rondom het gebruik van het nieuwe IE duidelijk vast te leggen.

Dit is belangrijk in India omdat veel van de technologie die vanuit Europa naar India komt, moet worden aangepast of gelokaliseerd, hetzij om de kostprijs te verlagen of om deze werkbaar te maken voor de Indiase context. Bij gebrek aan duidelijke afspraken over het nieuwe IE, zal dit IE vrij zijn voor inbreuk door anderen. Het wordt op een later stadium zeer moeilijk om dat IE te beschermen of om te betwisten dat het IE is ontwikkeld op basis van de achtergrondtechnologie. De NDA kan ook een clausule bevatten over met wie vertrouwelijke informatie moet worden gedeeld tijdens een due diligence (hierover meer bij 4. Due Diligence).

3. Provisional Patent Application (PPA)
Voor trade secrets welke een Nederlands bedrijf voornemens is om te delen met een Indiase partner kan ook gebruik worden gemaakt van een PPA-registratie: een Provisional Patent Application. Dit is een juridische tool welke in Europa niet bestaat maar in landen als India, USA, Zuid-Afrika en andere landen veel gebruikt wordt als extra beschermingsmiddel.

Een PPA houdt in dat een eigenaar van vertrouwelijke informatie (zowel patenten als ongeregistreerde trade secrets) deze informatie in vertrouwen en onder geheimhouding kan registreren bij de Indian Patent Office. De IPO verstrekt een certificaat waarop staat vermeld dat de eigenaar zijn informatie op een paalde datum heeft gedeponeerd. Deze informatie zal, in tegenstelling tot formele patentaanvragen, nooit openbaar gemaakt worden.

Het PPA certificaat kan worden toegevoegd als bijlage bij een NDA om ten alle tijden te kunnen aantonen dat de gedeelde informatie bij de start van de samenwerking afkomstig is van de Nederlandse partij en als zodanig bevestigd wordt door de Indian Patent Office. Dit geeft een extra sterk signaal naar de Indiase partij om de geheimhouding te respecteren. Ook maakt het juridische stappen makkelijker omdat aangetoond kan worden dat al het mogelijke is ondernomen om de informatie te beschermen. Een PPA kan gebruikt worden voor iedere vorm van vertrouwelijke informatie.

Na het verstrijken van de PPA registratie (12 maanden) dienen de Nederlandse en Indiase partner een verklaring op te stellen dat de informatie door de twee partners beschermd zal blijven worden in de toekomst. Dit is een extra aantoonbare commitment van de Indiase partij welke de bescherming waarborgt en in een worst case scenario gebruikt kan worden bij formele stappen.

4. Due diligence
Voordat een onderneming met een Indiase zakenpartner in zee gaat is het van belang om de achtergrond van deze Indiase partij uitvoerig te (laten) screenen. Due diligence helpt bij het nemen van de juiste beslissing en het beperken van de risico’s die aan de zakelijke transactie verbonden zijn. Een groot deel van de due diligence kan online worden uitgevoerd. Het Ministerie van Corporate Affairs (MCA) reguleert bijvoorbeeld de zakelijke aangelegenheden in India via de Companies Act, 1956, 2013 en andere aanverwante wetten. Alle bedrijven in India moeten hun financiën en gegevens van aandeelhouders bij het MCA indienen.

Verder kan informatie worden ingewonnen op de website van het Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL). Hierop kan de kredietgeschiedenis van een persoon, bedrijf, of samenwerkingsverband worden geraadpleegd. Er kunnen eventuele geschillen/zaken die tegen hen aanhangig zijn gemaakt worden gecontroleerd en ook of ze in het verleden ooit tot een opzettelijke wanbetaler zijn verklaard. Tot slot kan de beroepsfederatie van de sector waarin het bedrijf actief is ook een interessante bron van informatie zijn.

5. Namaak en piraterij
Wanneer sprake is van namaak (ongeoorloofd imiteren van een merkproduct) en/of piraterij (het zonder toestemming kopiëren van een door intellectuele-eigendomsrechten beschermd product), is de eerste en minst verstrekkende mogelijkheid die de benadeelde partij heeft het sturen van een Cease & Desist-brief naar persoon of het bedrijf met het verzoek om de inbreukmakende handelingen te staken (cease) en deze gestaakt te houden (desist). Het doel van deze brief is om het geschil in der minne op te lossen. Deze brief kan ervoor zorgen dat het misbruik onmiddellijk stopt en dat er geen gerechtelijke procedure meer nodig is. Bovendien is dit middel zeer kosteneffectief om de IER af te dwingen alvorens juridische stappen te ondernemen. Het wordt aangeraden om deze brief door een advocaat te laten sturen om te laten zien dat het bedrijf rechtsmaatregelen overweegt. Mocht de cease & desist brief niet werken, kan de benadeelde partij altijd besluiten om naar de rechter te stappen. Indiase IE-wetgeving kent hiervoor zowel een civielrechtelijke als strafrechtelijke aanpak.

6. Civiele procedure bij schending IE
De civiele procedure tegen namaak behelst meestal een rechterlijk bevel, vordering tot schadevergoeding en/of inzicht in de rekeningen. Deze procedure is bedoeld om de distributie, productie of verkoop van het inbreukmakende product te stoppen of winst te maken uit het gebruik van het gepirateerde product. Men kan kiezen om een vordering in te stellen tot schadevergoeding en inzicht te krijgen in de rekeningen van de inbreukmakende partij. Dit zijn twee elkaar uitsluitende rechtsmiddelen. Schadevergoeding wordt verleend ter compensatie van de door de benadeelde partij geleden schade. Inzicht in de boekhouding van de inbreukmakende partij is een billijk rechtsmiddel en vereist van de inbreukmakende partij dat deze de winst als gevolg van de inbreukmakende activiteiten overhandigt aan de benadeelde partij.

Tijdens een lopende civiele procedure kan de rechter zelfs ex-parte-bevelen uitvaardigen die bedoeld zijn om een dreigende inbreuk op IER te voorkomen. De rechter kan de tegenpartij een ad interim-verbod opleggen. Dit betekent in het algemeen het verbieden van elke actie – die met het product van de benadeelde partij te maken heeft - totdat het geschil is opgelost. De benadeelde partij moet wel kunnen aantonen dat als het tijdelijke bevel niet wordt verleend, dat deze onherstelbare verliezen zal leiden.

Ook het Mareva-verbod beschermt de belangen van de benadeelde partij gedurende de rechtszaak en wordt verleend om de verweerder ervan te weerhouden zijn tegoeden af te zetten totdat het proces eindigt of het vonnis in de vordering wegens inbreuk is aangenomen.

Verder kan een bedrijf op grond van een Anton Pillar Order samen met de plaatselijke, door de rechtbank aangewezen, commissaris naar de locatie van de verweerder gaan om de relevante documenten en de nagemaakte goederen te doorzoeken en deze in beslag te nemen. De noodzaak voor een dergelijke bevel ontstaat wanneer er een groot gevaar bestaat dat relevante documenten en inbreukmakende artikelen – in dit geval, het bewijs voor de rechtszaak - zullen worden verwijderd of vernietigd.

Als de verweerder onbekend is (bijvoorbeeld als het gaat om een e-commerce bedrijf) of niet bekend is, kan toch op basis van John Doe order tot actie worden overgegaan wanneer het moeilijk is om de vervalser te identificeren of wanneer de vervalser uit een tijdelijke schuilplaats opereert. Dit geeft de aanklagers onbelemmerde vrijheid, met behulp van de door de rechtbank benoemde lokale commissarissen, inval te plegen op locaties waar inbreukactiviteiten kunnen worden uitgevoerd.

7. Strafrechtelijke procedure bij schending IE
IE-rechten zijn privérechten die grotendeels afdwingbaar zijn via civiele procedures. De groei van namaakproducten en piraterij en de economische schade die dit tot gevolg heeft, heeft echter ook geleid tot een toenemend belang van strafrechtelijke sancties. Er moet worden opgemerkt dat alleen de Handelsmerkenwet, de Auteursrechtwet en de Wet inzake geografische aanduidingen, strafrechtelijke rechtsmiddelen kennen. De sancties kunnen variëren van 6 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf en een boete van INR 50.000 tot 200.000/-.

Volgens de betreffende wetten zijn de verdachten gerechtelijk vervolgbaar waarbij de politie zonder een gerechtelijk bevel inval kan plegen en de goederen in beslag kan nemen.

Ondanks een degelijk wettelijk kader voor de bestrijding van namaak, wordt het mandaat van de wet verzwakt door de lakse houding van de politie. Bovendien duren strafrechtelijke onderzoeken tergend lang en leidt dit tot een zware achterstand bij rechtszaken. Dit heeft geresulteerd in lage veroordelingspercentages, waardoor de effectiviteit van een strafrechtelijke procedure tegen de vervalsers is verzwakt. Om dit tegen te gaan, hebben de rechtbanken een mogelijkheid gecreëerd tot plea bargaining, waarbij de inbreukmakende partij haar schuld aanvaardt in ruil voor kwijtschelding van de gevangenisstraf en het vergoeden van de door de benadeelde partij geleden schade om de zaak op een gunstige manier af te sluiten.

8. Douane
De IPR (Imported Goods) Enforcement Rules 2007, stellen douaneambtenaren in staat om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen. De Douane kan de invoer of uitvoer van goederen verbieden die, inter alia, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, ontwerpen en geografische aanduidingen schenden. De Enforcement Rules voorzien in een gedetailleerde procedure waarmee een rechthebbende zijn intellectuele eigendomsrechten bij de Douane kan registreren. Deze registratie legt de douane een administratieve verplichting op om de houder van het auteursrecht te beschermen tegen schending van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Douaneambtenaren kunnen de inklaring van goederen schorsen als zij over prima facie bewijsmateriaal of redelijke gronden beschikken om aan te nemen dat de goederen vals zijn. Deze verdenking of overtuiging kan zich voordoen wanneer een kennisgeving door de rechthebbende bij de Douane is ingediend of zelfs wanneer een dergelijke kennisgeving ontbreekt, kan een actie suo moto worden ondernomen.

Registratie bij Central Board of Excise and Customs (CBEC) machtigt de douaneautoriteit om goederen te onderscheppen en te confisqueren waarvan wordt vastgesteld of vermoed wordt dat deze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die in India zijn geregistreerd. De registratie wordt meestal binnen een maand verkregen en is vijf jaar geldig. De registratie bestrijkt heel India. De Douane slaat de gegevens op in de elektronische database. Deze worden geflitst over alle entrypoints waar de invoer of uitvoer van illegaal gekopieerd artikel in India wordt vermoed.

Het is belangrijk om altijd eerst juridisch advies in te winnen over het vermoeden dat iemand daadwerkelijk inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten. Dreigende eisen stellen zonder bewijs is onwettig. Als u beweert dat uw intellectuele eigendom is geschonden, moet u bewijs hebben dat dit het geval is. Een juridisch expert op het gebied van intellectueel eigendom kan u helpen bepalen of de inbreuk op uw eigendomsrechten strafbaar is en waar u dit moet melden. Als u ervoor kiest om ook een civiele rechtszaak aan te spannen, kan een advocaat u helpen bij het dossier en een sterke zaak opbouwen.

IndiaConnected adviseert Nederlandse bedrijven bij het beschermen van hun vertrouwelijke informatie in India. Meer weten? Neem contact met ons op.